일본 특허침해 손해배상 수억 원씩 커진 이유와 예방 방법

일본 특허침해 손해배상 수억 원씩 커진 이유와 예방 방법

그간 일본은 오랫동안 특허침해 소송을 제기해도 실익이 크지 않은 나라로 여겨졌습니다. 침해가 인정되더라도 인정되는 손해배상액이 권리자의 실제 피해에 미치지 못한다는 평가가 많았기 때문입니다. 그러나 최근 상황이 달라졌습니다. 특허권은 물론 디자인권과 상표권에서도 고액 배상 판결이 이어지면서, 일본의 권리 보호 수준이 실질적으로 강화되고 있습니다.

일본 특허청(JPO)이 공개한 「산업재산권의 손해배상 청구 등 재판 실무·권리 실효성 실태 조사 보고서」에는 이러한 흐름을 재판 동향과 기업의 권리 행사 실태를 통해 보여주고 있습니다. 일본에서 사업을 하거나 현지 기업과 기술 협력을 진행하는 국내 기업이라면 짚어볼 필요가 있는 내용입니다.

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​특허침해 배상액이 커져도 너무 커진 일본

가장 큰 변화는 손해액 산정 방식 자체가 바뀌었다는 점인데요. 과거에는 특허권자가 입은 손해를 직접 입증해야 했고, 침해자가 판 물량이 특허권자의 생산능력을 넘어서는 부분은 애초에 팔 수 없었던 물량으로 보아 손해에서 제외되는 것이 일반적이었습니다. 그런데 2019년 5월 개정된 일본 특허법은 이 부분을 바꾸었습니다. 특허권자의 실시 능력을 초과하는 수량에 대해서도 실시료 상당액을 손해액으로 인정할 수 있도록 제102조 제1항 제2호가 신설되었습니다.

즉, 침해자가 대량으로 제품을 판매했다면 다음과 같이 손해액이 산정됩니다. 이제는 초과분도 배상 범위에 들어옵니다. 침해 규모가 클수록 배상액이 함께 커지는 구조로 바뀐 것입니다.

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라이선스 기회 상실도 손해로 판단 가능

이 개정의 밑바탕에는 손해를 판매 감소만으로 보지 않겠다는 관점이 있습니다. 특허권자가 직접 팔지 못했더라도, 정상적인 상황이었다면 라이선스를 주고 실시료를 받을 수 있었다는 점 자체가 상실된 이익이라는 것입니다. 일본 특허청도 판매 수량 감소에 따른 일실이익뿐 아니라 라이선스 기회를 잃은 데 따른 일실이익까지 합산해 손해액으로 인정할 수 있도록 제도를 정비했다고 설명하고 있습니다.

실시료 상당액을 계산하는 기준도 함께 달라졌습니다. 개정법은 실시료 상당액을 산정할 때 특허권 침해가 있었다는 사실을 전제로 협상했다면 정해졌을 금액을 고려할 수 있다는 점을 명시했습니다(제102조 제4항). 침해 사실이 확인된 뒤의 협상은 사전 라이선스 협상보다 권리자에게 유리하게 흘러가기 마련이므로, 결과적으로 인정되는 실시료율이 올라가게 됩니다.

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예외가 아닌 디자인권과 상표권

이번 변화는 특허에만 국한되지 않는데요. 손해배상 산정 방법 개정은 실용신안법, 의장법, 상표법에도 동일하게 적용되었습니다. 실제로 디자인권과 상표권 분쟁에서 5%를 넘는 실시료율이 인정되는 사례가 늘고 있습니다.

관행적으로 3% 안팎이 통용되던 시기를 기준으로 위험을 계산하고 있다면, 실제 분쟁이 발생했을 때 예상보다 훨씬 큰 금액을 마주할 수 있습니다. 제품 디자인이나 브랜드를 일본에 그대로 가져가는 경우에도 사전 검토가 필요한 이유입니다.

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우리 기업이 준비해야 할 것

일본 진출을 앞두고 있거나 이미 현지에서 판매 중이라면 다음 사항을 점검하시기 바랍니다.

• 진출 예정 제품과 관련된 일본 등록 특허, 디자인, 상표를 사전 조사

• 제품 출시 전 FTO(Freedom To Operate) 검토를 수행해 침해 가능성을 확인

• 침해 가능성이 확인된 권리는 회피 설계, 라이선스 협상, 무효 자료 확보 중 대응 방향 수립

• 자사 기술과 디자인, 브랜드는 일본에 직접 권리를 확보

• 현지 파트너와의 계약에 침해 발생 시 책임 분담 조항을 명확히 기재

특히 FTO 검토는 분쟁을 막는 수단인 동시에, 고의 침해로 평가받을 위험을 줄이는 근거가 되는데요. 사전에 조사하고 판단한 기록이 있는 기업과 아무런 검토 없이 제품을 출시한 기업은 분쟁 국면에서 전혀 다른 위치에 서게 됩니다.

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일본의 손해배상 제도 변화는 권리를 가진 기업에게는 기회이고, 준비 없이 진출하는 기업에게는 위험입니다. 일본에 권리를 확보해 둔 기업이라면 침해에 대해 실질적인 배상을 받을 수 있는 환경이 마련된 것이고, 반대의 경우라면 한 번의 분쟁이 사업 전체를 흔들 수 있는 규모의 부담으로 돌아올 수 있습니다.

원글 출처: https://blog.naver.com/wesolpat/224371922239

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