FTO 조사 결과, 시장 진출 리스크가 있을 시 회피 설계와 라이선스 협상 방법

[데스밸리에서 살아남기 2] FTO 조사 결과, 시장 진출 리스크가 있을 시 회피 설계와 라이선스 협상 방법

안녕하세요. 특허법인 위솔입니다. 지난 글에서 FTO 조사 방법에 대해 설명드렸는데요. 이번 글에서는 FTO 조사 결과, 제품의 시장 진출 리스크가 있을 때, 회피 설계를 어떻게 해야 할지 그리고 파트너쉽, 라이선스는 어떻게 전략적으로 이행할지에 대해 설명드리겠습니다.

FTO 조사 결과, 어렵게 준비한 우리 제품이 시장에 진출하는데 큰 리스크(유사·동일 특허)가 발견되었다면, 이제부터는 의사결정의 영역이라고 할 수 있는데요. 의사결정이 늦어지면 제품 출시가 늦어지고 이는 곧 사업적 손해로 이어지게 되기 때문에 이러한 상황에서는 최대 1주일 이내에 빠르게 의사결정을 내릴 수 있어야 합니다. 이때 기업의 선택지는 크게 라이선스, 상호 라이선스(Cross-License) 그리고 회피 설계 등이 될 수 있으며, 이 중 기업의 상황에 따라 가장 유리한 선택지를 골라야 합니다.

FTO 조사 결과에 따른 현재 리스크 상황 분류

먼저, 현재 상황을 객관적으로 분류하는게 필요한데요. 일반적으로 네 가지 기준으로 상황을 분류합니다.

• 상대방의 특허가 유효한 특허인지 아닌지, 출원 상태인지 등 권리의 상태를 확인해야 합니다.

• 유사한 특허가 우리 제품의 핵심 기능과 밀접한 관련이 있는지 또는 요소 기능과 관련이 있는지 판단해야 합니다.

• 상대방의 특허가 특정 국가에서만 유효한지, 특허의 만료 시점이 어떻게 되는지 등을 확인해야 합니다.

• 특허의 권리자가 실제 경쟁사인지 아니면 NPE, 라이선스 수익 등을 목적으로 하는지 등을 확인해야 합니다.

선택지 1. 회피 설계

회피설계란 상대방 특허의 '권리 범위'를 교묘하게, 그러나 합접적으로 피해가는 기술적 방법으로 상대방이 협상을 거부하거나, 또는 라이센스 로열티를 주는 것보다 설계를 바꾸는 비용이 더 저렴할 때 선택합니다.

[회피설계를 해야할 때]

• 상대방의 특허 요소가 제품의 차별점 수준이 아닌, 필수 구현 방식 중 하나일 때 진행

• 권리자가 직접적인 경쟁자이고, 협상 가능성이 없을 때

• 라이선스 비용이 클 때(여러 특허에 해당)

• 라이선스 비용이 출시 후에도 반복적으로 발생하는 비용일 때(라이선스 계약 구조가 매출이 커질 수록 늘어나는 구조일 경우)

​회피설계를 할 때의 핵심은 청구항 중심으로 수정하는 것입니다. 특허는 '청구항'에 적힌 모든 요소를 다 갖췄을 때만 침해가 성립합니다. 예를 들어 상대방 특허가 A+B+C 기술의 결합이라면, C를 빼거나 전혀 다른 D로 바꿔서 제품을 구성하는 것이죠.

​다만, 회피설계를 하게되면 기존의 출시 일정이 미뤄질 수 있기 때문에 시장의 니즈를 놓치지 않게 빠르게 대응해야 합니다. ​

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선택지 2. 라이선스 협상하기

라이선스 협상은 기술적으로 피하기 불가능하거나, 이미 시장에서 검증된 기술을 빨리 가져다 써야 하는 경우의 선택지입니다. 또는 제품의 출시 일정이 너무 촉박해서 설계를 바꿀 시간이 없을 때, 선택할 수 밖에 없는 선택지입니다.

​[라이선스 협상을 해야할 때]

• 출시 예정 제품의 성능을 유지한 채 회피설계 시 비용과 시간이 너무 클 것으로 예상될 때(회피설계 난이도가 높을 때)

• 이미 시장에서 검증된 기술일 경우

• 권리자가 라이선스 비즈니스를 하는 경우(직접적인 경쟁자가 아닐때)

• 상대방이 우리의 특허와 협상할 여지가 있을 경우(상호 라이선스)

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​FTO 조사 결과에 따른 업무 일정 수립

리스크 대응이 장기화되면 제품의 출시 골든타임을 놓치게 됩니다. 따라서 특허 리스크가 발견된 즉시 팀 전체가 투입되어 일주일 안에 결론을 내려야 합니다.

• 우선 발견된 위험 특허의 핵심 청구항을 잘게 쪼개어 우리 제품과 1대1로 대조하는 클레임 차트를 완성하고, 국가별 만료 시점과 권리자의 성향까지 파악하여 리스크의 실체를 구체화합니다.

• 현재의 리스크를 객관적으로 구체화했다면, 이를 바탕으로 두 가지 트랙의 시나리오를 동시에 고려해야 합니다. 기술팀은 성능 저하를 최소화하는 회피 설계안을 도출하고, 사업팀은 예상 로열티와 협상 창구를 파악한 라이선스 시나리오를 준비합니다.

• 그리고 마지막으로는 의사결정권자는 각 시나리오의 비용과 개발 기간, 시장 영향력을 정량화하여 비교하여 최종 플랜을 확정해야 합니다.

이때 단순히 하나만 정하는 것이 아니라, 회피 설계를 우선 진행하되 만약의 상황을 대비해 협상을 병행하는 등 입체적인 결론을 내야 합니다.

​FTO 조사 결과, 제품 출시에 리스크가 발견된다면, 중요한 것은 그 리스크를 의사결정이 가능한 언어로 바꾸는 일입니다. 유사한 특허와 우리 제품의 특허의 청구항을 매핑하고, 권리 범위를 명확히하고 또 회피설계와 라이선스 협상의 유불리를 명확히 도출해야 합니다.

혹시, 이러한 업무가 고민이시라면, 복잡한 청구항 분석부터 회피설계 제안까지 저희 특허법인 위솔에서 업무를 지원해드립니다. 기계, 전자, 화학, 생명 등 전 산업 분야의 15년 이상의 전문 변리사가 진단해드립니다.

원글 출처: https://blog.naver.com/wesolpat/224173270377

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