이미 공개된 아이디어의 뒤늦은 특허 출원? 공지예외 주장 활용을 통한 특허 등록 사례 알아보기

[데스밸리에서 살아남기 3] 이미 공개된 아이디어의 뒤늦은 특허 출원? 공지예외 주장 활용을 통한 특허 등록 사례 알아보기

안녕하세요. 특허법인 위솔입니다. 지난 글에서는 FTO 조사에 대해 2편에 걸쳐 알아봤는데요. 이번 글에서는 이미 공개된 아이디어에 대해 뒤늦게 특허 출원 시 등록 가능한지를 실제 저희 사례를 가지고 설명드려볼까 하는데요.

​많은 스타트업 분들이 제품 출시 전 '티저, 베타 공개, 크라우드 펀딩, 데모 데이, 유튜브 데모 영상'같이 아이디어를 빠르게 시장에 노출시켜 고객 검증과 투자 유치를 동시에 취하는 전략을 많이 실행하십니다. 먼저 보여주고 반응을 보는 선택을 하시는 건데요.

​여기서 생각지도 못한 문제가 하나 발생합니다. 공개 순간부터 그 아이디어는 특허 심사에서 '신규성'에 큰 문제가 생기는 것인데요. 신규성은 특허 등록 요건 3가지 중 하나로, 신규성에 문제가 생겼다는 의미는 '이미 세상에 알려진 것'으로 취급되어 특허 등록이 어려워진다는 것을 의미합니다.

​

1. 아이디어의 공개 후 특허 등록이 어려운 이유

특허는 “새로운 발명”이어야 합니다. 출원 전에 이미 공개(공지, 공연 실시, 간행물 게재, 온라인 공개 등)된 발명은 원칙적으로 신규성을 잃어 특허를 받기 어렵습니다(특허법 제29조 취지). 투자자료나 홍보콘텐츠 등의 단 한 번의 실수로, 특허가 거절이유가 되는 일이 실제로 빈번합니다.

​하지만 이미 아이디어가 공개가 되었더라도 모든 아이디어가 특허 등록이 어려운 건 아닌데요. 우리 특허법에는 일정 요건을 갖추면 공개 사실이 있어도 선행기술로 보지 않게 해주는 장치가 있기 때문입니다. 바로 공지예외주장(신규성 상실의 예외)인데요.

공지예외 주장이란?

공지예외(신규성 상실의 예외)는 “출원 전에 공개가 있었더라도, 일정 요건을 갖추면 그 공개는 심사에서 불리한 선행기술로 보지 않겠다”는 제도(특허법 제30조)​입니다. 핵심은 “공개 사실을 되돌리는 것”이 아니라, 심사에서 그 공개를 선행기술로 적용하지 않게 만드는 절차라는 점입니다.

공지예외 주장 제도는 아이디어 공개를 ‘없던 일’로 만드는 마법이 아니라, 제한된 조건에서 구제해 주는 안전장치에 가깝다고 이해하시는게 좋을 것 같습니다.

​

​2. 공지예외주장이 가능한 경우

아이디어가 이미 노출이 됐더라도, 특허 등록이 가능한 경우는 몇가지로 정리할 수 있는데요. 출원보다 먼저 공개되는 경우엔 원칙적으로 특허 등록 가능성이 떨어지지만, 공개 주체와 시점 그리고 증빙 절차가 잘 준비된다면 공지예외주장을 펼칠 수 있습니다.

1) 공개일로부터 12개월 이내 출원 하는 경우

공개가 발생한 날부터 12개월 이내(특허법 제 30조)에 출원해야 공지예외주장을 할 수 있습니다. 이 기간을 넘기면 공지예외주장 제도를 활용하기 어렵습니다.

2) 출원일로부터 30일 이내 증명서류 제출

특허 출원서에 공지예외 주장을 하겠다는 취지를 기재하고, 이를 증명할 수 있는 서류(전시회 브로셔, SNS 캡쳐, 보도자료 등)를 출원일로부터 30일 이내에 제출해야 합니다. 이 기한내에 증명서류를 제출하지 않으면 공지예외가 무효가 되어 공개 사실이 그래도 거절이유로 돌아올 수 있습니다.

실제로 출원은 했는데, 공지예외 서류를 제출하지 않아서 거절되는 경우가 정말 많습니다.

3) 실제 등록 사례

실제 저희 고객분 중에 SNS에서 대박이 나서, 뒤늦게 특허 출원을 진행하신 분이 계셨습니다. 생각지도 못하게 고객들 반응이 아주 좋았지만, 경쟁사와 중국에서 유사제품을 내놓을 것이 걱정되셔서 특허 등록을 원하셨고, 다행히 공개 후 12개월이 지나지 않아 공지예외주장을 통해 특허를 확보할 수 있었습니다.

​

3. 공지예외주장 시 주의사항

많은 분들이 위의 내용까지만 보고, '그럼 우리도 등록 가능하겠네?'라고 생각하실 수 있는데요. 공지예외 주장을 한다고 해서 무조건 특허가 등록이 되는건 아닙니다. 몇가지 주의사항이 있는데요.

1) 공개 내용과 출원 내용의 일치성

공개된 내용과 출원 발명이 실질적으로 이어져야 방어가 가능합니다. 공개에 없던 핵심을 뒤늦게 넣으려 하면 오히려 다른 선행기술과 충돌하거나, 공개된 범위만 남는 문제가 생길 수 있습니다.

​

2) “무엇이 언제 공개됐는지”를 입증할 자료 확보

이미지 캡처만으로 부족한 경우가 있습니다. URL, 게시 일시, 배포 경로, 발표 자료 원본, 행사 주최측 자료 등 ‘시점’과 ‘내용’을 동시에 잡아주는 증빙이 중요합니다.

​

3) 제 3자의 공개 확인

제 3자에 의한 공개는 막을 수 없습니다. 내가 공개한 이후, 내가 출원하기 전에 제 3자가 동일한 기술을 먼저 출원하거나 공개한다면 이 특허는 거절될 수 있습니다. 공지예외는 내 행위에 대해서만 면죄부를 준다고 보시면 됩니다.

​

4) 해외출원 시 주의

우리나라는 12개월의 유예기간을 주지만, 유럽이나 중국 등 일부 국가는 공지예외 인정 범위가 짧습니다. 때문에 해외 출원까지 생각하고 계시다면 해당 국가의 공지예외 유예기간을 확인하고 빠르게 출원을 진행해야 합니다.

​

5) 30일 증명서류 기한 관리

출원과 동시에 바로 준비하는 것이 안전합니다. 출원만 먼저하고 증빙은 나중에 하는 건, 가장 흔한 사고 패턴입니다.

​

5. 체크리스트

만약 아이디어가 공개가 됐다면, 아래 내용을 꼭 확인하시고 출원을 진행하시기 바랍니다.

• 공개일이 언제인지 확인(12개월 시작점)

• 공개 주체가 누구인지 확인(권리자 본인 공개인지, 의사에 반한 공개인지 등 확인)

• 공개 자료 원본 및 증빙 자료 확보(URL, 캡쳐, 원파일, 행사 공문 등)

• 출원 전략 결정(단독 출원, 우선심사 가능성, 해외 출원 연계 등)

• 출원 시 공지예외 절차 진행 및 30일 내 서류 제출 계획 수립

​

아이디어를 미리 공개해야할 수도 있습니다. 실제 스타트업과 테크기업들에게 아이디어, 발명을 미리 공개하는 것은 투자 등의 이유로 생존 전략일 때가 있는데요. 다만, 공개 이후에 특허가 필요해질 가능성까지 감안한다면, '공개-출원-증빙'에 대한 준비가 꼭 필요합니다.

​

이미 공개가 이뤄졌더라도, 12개월 이내에 출원을 진행한다면, 공지예외 주장을 통해 특허가 등록될 수 있습니다. 특허법인 위솔은 공개 이력 분석, 공지예외 적용 가능성 검토, 증빙자료 구성 그리고 특허 심사 대응까지 전체를 설계해 드립니다. 공개가 이미 되었더라도, 저희를 통해서 진단을 받

아보시고 특허 출원을 진행하는것을 추천드립니다.

원글 출처: https://blog.naver.com/wesolpat/224178033203

​